El registro de la marca en China deberá solicitarse mediante un representante autorizado o agente, optando por dos sistemas:
1.-Mediante solicitud ante la Organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI).Que requiere una marca base en España.
2.-Mediante la Oficina de Marcas en China.
Pero ¿Sistema de registro nacional o internacional?
•La validez del registro de marcas comerciales solicitadas directamente en China al igual que las solicitadas mediante el registro internacional tiene la misma duración, diez años prorrogables en periodos de diez.
•Idioma de la solicitud: Si utiliza el sistema internacional, puede presentar la solicitud en español, francés o inglés, sin embargo si elegimos el sistema nacional el chino es el único idioma que se contempla.
•Certificados de concesión: En la práctica es preferible recurrir al sistema nacional de China. Pues es preferible obtener un certificado en lengua china que podrá ser presentado ante las autoridades chinas en el curso de cualquier acción legal y que acelerará los trámites con las autoridades locales. Si opta por el sistema internacional deberá solicitar a la CTMO un certificado en chino que acredite la validez de la marca comercial internacional en China, gestión ésta que puede alargarse hasta tres meses.
•Clasificación de los productos/servicios: A pesar que los sistemas chino y europeo de registro de marcas comerciales se basan en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Acuerdo de Niza, lo cierto es que las clases chinas incluyen también las subclases que no se emplean habitualmente en Europa.
Para las marcas de productos farmacéuticos, preparaciones para bebés y dietéticos de uso médico, el solicitante deberá presentar un certificado expedido por el organismo gubernamental competente del país de origen autorizando a la fabricación y venta de los productos.
• Se modifica el procedimiento de oposición limitando la legitimación para interponer oposición, apelar una resolución o iniciar procedimientos ante los Tribunales, de modo que el único que podrá interponer acciones será la persona titular de la marca.
• Se admiten las solicitudes multiclase lo cual simplifica las solicitudes ya que anteriormente cada solicitud cubría una sola clase.
• El plazo para poder solicitar la renovación del registro de una marca con la nueva ley se deberá tramitarse dentro de los 12 meses anteriores a su fecha de vencimiento, en vez de 6 meses bajo la ley anterior, lo cual genera más margen de maniobra a las empresas que deseen renovar su marca.
• Se admite el registro de marcas sonoras con lo cual se amplia la definición de marca incluyendo esta novedad conceptual.
• Se incorporan nuevos limites para combatir las solicitudes de marcas presentadas de mala fe en caso de que exista un uso anterior conocido por el solicitante a través de algún tipo de relación contractual, transaccional o de cualquier otro tipo con el anterior usuario, siempre que éste interponga oposición a su registro.
• Se introduce el concepto del “uso previo”, es decir se podrá utilizar una marca no registrada incluso después de que una marca idéntica o similar haya sido registrada, si mediante ese “uso anterior” la marca haya adquirido reputación.
• Se amplia la responsabilidad a los que ayudan a los infractores de marca y se contempla la responsabilidad de los co-infractores y personas que, de manera intencionada, proporcionan asistencia al infractor para llevar a cabo la infracción de este modo se incrementan de las sanciones.
Para el reconocimiento y protección de las marcas notorias se aplicará a casos concretos.
Por otro lado, es muy recomendable registrar la marca en chino y adaptar las marcas mediante conceptos evocadores para el consumidor chino. De hecho marcas como Coca Cola son conocidas en China como “Ke Kou Ke Le” 可口可乐, que significa “deliciosa y sé feliz”, “bebida de la felicidad”; o Cola Cao que fonéticamente suena del mismo modo y se conoce como “Gao le Gao” 高乐高 que significa “alto, feliz, alto”, no han dudado en adaptar sus campañas de marketing para atraer a su público asiático.
Muchas empresas te han dado cuenta que sus marcas han sido copiadas cuando las han intentado registrar en chino, es el caso de “Hermés”. La marca “Hermes” se estableció en China en 1977. Tal y como han hecho otras marcas de lujo, la firma francesa también consideró a los asiáticos como un nuevo nicho de mercado. Para ello registraron la marca en la Oficina de Marcas en las clases correspondientes como comercializadora de productos de cuero, cosmética, accesorios y vestimenta.
Pues bien, treinta años después la firma de moda francesa intentó proteger su marca en China y se ha encontró con la desagradable sorpresa de que no solo no podía registrar la traducción de “Hermes” como “Aimashi”, traducción fonética en chino, sino que a demás la Oficina de Marcas rechazó la solicitud porque ya pertenecía a otra empresa llamada Dafeng que sí la había registrado. De este modo “Hermes” perdió la batalla legal ante los tribunales en defensa d del nombre de su marca y no la podrá traducir al chino. Dafeng, la empresa que registró Aimashi -Hermes en chino- solicitó la marca en 1995 y ha patrocinado en la actualidad multitud de eventos como las carreras de caballos en Hong Kong, bajo el nombre “Hermes Cup Aimashi (fonética de la marca) Bei”.
Obviamente “Hermes” mostró su disconformidad ante los tribunales pero el tribunal intermedio dictaminó que estuvo utilizando el nombre en chino sin tener ningún derecho sobre la marca, pues ya había sido usada comercialmente por la empresa cantonesa que sí lo había registrado oficialmente.
En fin, los errores en Propiedad Industrial se pagan muy caros. El empresario debe tener en cuenta que mientras no proceda correctamente al Registro de sus marcas, patentes y diseños, no podrá adquirir los derechos exclusivos de explotación, ni podrá ejercer las correspondientes acciones contra terceros que lesionen sus derechos.
Carolina Sánchez Margareto
Abogada IP
Sígueme en TWITTER @Ladytrademark
